海外投资收购专利，不仅可以开拓新的技术领域，促进技术升级改造，减少自行研发的成本，还可以通过许可使用收购的专利技术营利，预防和控制专利侵权风险。这对于中国企业“走出去”的战略意义不可小觑。

 

　　然而，专利收购本身却面临复杂的风险问题，除了所有海外资产收购行为都可能面临的各种一般风险外，还可能面临专利收购特有的知识产权风险。

 

　　IP风险的识别意义

 

　　以上市企业甲公司收购乙公司“地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术”为例，合同金额4000万元，其中有3890万元是无形资产，即“地衣芽孢杆菌活菌胶囊生产技术”的评估价值。甲公司此前没有微生态制剂相关产品的生产经验，存在生产技术风险。之所以甘冒这样的技术风险，是因为通过此次收购，甲公司将进入生物制品领域，提高公司竞争力和盈利能力。甲公司确认，乙公司的“主要产品地衣芽孢杆菌活菌胶囊市场成熟，市场非常广阔且竞争对手少，很长一段时间内不会有同类品种获得批准。随着临床认识提高，这个药物的应用前景看好。”如果这一判断不准确，就意味着公司甲的此次收购将面临重大的经济风险。

 

　　本案例的精彩之处更在于其法律风险：收购完成后，乙公司被丙公司起诉侵犯其“地衣芽孢杆菌生态制剂的制备方法专利权”，即乙公司擅自使用其拥有独家使用权的专利方法，生产、销售侵权产品“地衣芽孢杆菌胶囊”，要求支付98万元调查和制止费及1402万元的经济损失。丙公司的主要依据是，被收购方乙公司所称的“地衣芽孢杆菌生态制剂的制备方法专利权”在收购完成之日仍属于丙公司。甲公司下足财力收购的“专利技术”，竟然是乙公司正在申请的发明专利。

 

　　从这一案例可知，海外收购专利的IP风险源于相关国家和地区的法律和国际法框架下，目标企业专利资产的种类、存在及其权属关系（所有权还是使用权，是普通使用权还是排他使用权）、专利的技术特征、经济价值与战略价值、专利遭遇侵权的可能性、目标企业侵犯他人专利的潜在责任以及并购方对专利资产的控制力和消化能力等因素。因此，专利收购的IP风险不仅指法律风险，还包括技术风险和经济风险（又称商业风险）。

 

　　所谓法律风险，是指海外收购专利资产因法律上的权利、义务和责任带来的各种损害与损失的可能性。而相关的技术风险和经济风险，是指专利的技术价值和经济价值在转移的过程中，投资方实现预定的技术目标（技术上升级换代和经济目标），例如投资回报率，的这样一种可能性。

 

　　从投资的法律角度来看，这三类专利收购的IP法律风险是基础性问题。以某一拥有核心发明专利的信息技术为例，它的产品如果缺乏专利保护，生产工艺、制作方法如果缺乏商业秘密的保护，可能会导致广泛的复制，致使公司IP资产经济价值稀释；产品的软件部分和销售文献如不通过著作权予以保护，产品外形和构造如不通过工业设计权予以保护，产品的（商业）名称如不通过商标权予以保护，几乎整个产品的战略价值和经济价值都可能会丢失。然而，技术风险和经济风险也不可忽视。例如，某项（核心）专利尽管IP法律风险很低，其经济价值和战略价值如果与收购方的商业目标、战略目标不符，同样可能导致并购失败。这说明专利收购中IP风险的复杂性。

 

　　这种复杂性还在于，海外收购专利资产所涉交易，“包括知识产权尽职审查、知识产权谈判、获得知识产权的交易手段、知识产权登记和并购后知识产权整合等多个环节”。每个环节都要求首先识别相关的IP风险（因素），才能确保交易顺利进行。

 

　　在这样的背景下，讨论海外收购专利的IP风险（因素）识别方法（下文简称“专利IP风险”），不仅为良好的IP风险管理所必须，而且，对于成功的专利收购具有重要价值。本文着重讨论IP法律风险，兼顾技术风险和经济风险识别的一般特征和要求。

 

　　从风险感知到风险系统识别

 

　　风险识别发端于风险感知。专利IP风险感知要求对于具有法律意义、技术意义、经济意义和战略意义的专利及其相关IP信息或信号保持敏感，而风险识别则必须运用系统识别的方法，从专利收购商业目标、战略目标的高度，对可能存在的IP风险和相关风险因素“全盘扫描”。

 

　　专利IP风险感知

 

　　专利IP风险的成因复杂。海外收购专利资产的价值受限于它的地域性、时效性、权属状况、继受人的认知程度和技术转移过程中企业管理因素等。这是专利资产与有形财产交易的重大区别。因此，海外收购专利的各种IP风险，可能源于下列八类因素：

 

　　1.专利的地域因素：必须弄清楚是根据何国、何地区的法律产生的专利，因为专利具有严格的地域性，只在该国家或地区范围内有效，超出该地域范围，该项专利（权）即不复存在。

 

　　2.专利的时效因素：专利资产同样有着严格的时间界限，发明专利通常为20年。超过这一时间界限，法律对于相应的专利资产不再给予垄断性保护。

 

　　3.专利权属瑕疵因素：目标专利资产的所有权或使用权权属状况如何？可能存在哪些权属瑕疵？例如，拟收购的专利是否已对第三人设定使用许可？应当如何界定？专利权属瑕疵风险的风险因素，主要来自于相关国家和地区的专利法律冲突（差异）、相关的权属约定和（或）许可使用合同上的风险。

 

　　4.目标企业虚报因素：目标企业专利资产虚报，如夸大技术专利、品牌和市场渠道等无形资产的价值，假冒核心专利，影响收购方的正确评估，导致收购成本增加。

 

　　5.收购方的认知因素：专利的技术价值和经济价值转移过程复杂，与并购后劳动人事、企业文化方面的整合水平密切相关，不一定能够随股权一并转移或同其他有形资产一样可以转移。因此，收购方对专利资产的认知能力和程度也是重要的风险因素。

 

　　6.法律冲突因素：相关国家和地区的专利等IP法律、法规的差异性，通常表现在授予专利的客体及其例外、授予的条件、程序、权利的范围和权利解释、对专利（国际）转让的管制以及侵权损害赔偿标准等方面。

 

　　7.国家执法因素：不同国家和地区专利等IP执法和保护力度存在较大差异，例如，相关国家和地区执行国际法如TRIPs和《巴黎公约》制裁盗版和（专利）侵权方面的态度和力度，客观上都存在差异。

 

　　8.专利技术及其产品IP保护的周延性因素：是否注意到对专利技术及其产品进行IP多样性保护。例如，专利产品的生产工艺、制作方法是否通过商业秘密进行保护，专利产品的商业名称是否通过商标权进行保护，都对拟收购的专利资产的价值构成影响。

 

　　以上这些因素都是实际存在的。鉴于此，海外收购专利的IP风险首先是一种客观风险。如何识别这种客观存在的风险是投资者必须解决的重要问题。以上海易初通用机器公司收购国外某公司的压缩机技术为例，据报道：“外方利用中方信息不对称，不了解该专利的具体情况，刻意夸大该专利的含金量。外方声称其压缩机技术中包含24件专利，其实有21件并未得到授权，真正享有完全知识产权的专利技术只有3件。中方收购后在该技术即将到期、所有专利和商标将被停止使用之际才识别出各种风险（因素），致使投入巨资购买的专利技术，战略价值和经济价值均显著低于并购预期。”

 

　　为什么有的企业会对海外投资专利等IP权属瑕疵这些客观存在的IP风险“视而不见”，任其发展演变直到损害企业应有的利益、甚至影响其经营目标的实现？从风险管理的角度来说，这是因为，这些企业忽略了风险识别过程中的主观风险，没有注意到企业决策者和（或）操作者对收购交易中的IP风险是否具有真正的认知，即IP风险的感知能力。

 

　　主观风险理论认为，“对客观存在的风险只有形成主观感知，认知其种类、性质、强度和危害，转化为主观风险，才有可能指导人们采取有效的风险控制行为”。主观风险理论要求我们对于具有法律意义、技术意义、经济意义和战略意义的专利等IP信息或信号保持敏感。例如，被收购方的技术委托开发合同未就技术成果的归属作出约定，不仅影响并购标的的经济价值，而且将来可能涉及专利申请权和专利权等权属争议；如果涉及核心技术，则有可能导致专利收购的商业目标和战略目标无法实现；生物科技企业专利收购中发现DNA晶片制造技术专利文献中的技术创新要点和权利要求描述不一致或不清晰……都有可能产生同类问题。如果对这类信息或信号不敏感，要么是不能发现问题，要么是不能领悟其法律含义，这都可能导致专利等IP风险感知失败。

 

　　专利IP风险系统识别

 

　　这种专利IP风险感知能力可以通过有关理论和方法的训练获得提高，“从零散的、直觉的风险感知上升为系统的、理性的风险识别”。即以一定的法律和经济—技术标准，通过一定的方法，例如，前述对可能的专利风险（因素）源设计一个识别框架，对海外收购中的专利资产的法律状况和经济—技术状况，从可能的风险（因素）源进行全面识别。

 

　　1.专利资产状况。识别目标企业中存在的专利资产，对专利资产的权属状况、有效性和经济、技术价值进行审查，确认哪些专利资产能帮助并购方获取竞争优势，可以带来协同效应，收购后专利资产能否以及如何得到有效利用等，有助于收购方实现其收购的商业目标或战略目标。

 

　　2.专利资产属性。认识专利的法律属性、技术属性与经济属性，达成对专利价值属性的认知，为进一步评估专利价值、决定专利的收购价格提供依据。专利的战略价值，通常取决于拟收购的专利是否能很好地适合收购方的业务目标，收购方是否能够有效地实施。在海外投资中，符合或有助于实现投资战略目标的那部分专利资产，为有战略价值的专利。识别专利的战略价值，应首先获得该项专利的特征、范围、有效性、可实施性和局限性等信息。专利的经济价值则须从投入产出、保值增值的角度对收购标的专利（丛）进行识别。专利的经济价值不仅取决于其产品、服务的市场价值与前景，同样取决于专利的类型及其保护范围，包括专利有效期的长短、受保护的地域范围、是否受到其他协议如排他性专用许可协议的限制等，也即时间限制、地理限制和潜在的第三法使用协议限制。

 

　　3.专利相关责任。识别与目标企业专利技术及其相关产品和制造方法IP保护方面的责任或潜在责任：权利（所有权及相关权利）归属和负担问题，受到质疑的以及未决的权利要求问题，专利控制权的转移以及改变问题，相关合同、协议中的专利限制条款对价值识别与评估的影响，专利有效性与可执行性相关的问题，专利遭遇侵权、盗用问题，专利IP保护的周延性问题以及目标企业已发生的或可能发生的侵犯第三方专利的问题。

 

　　以上说明，专利IP风险的系统识别要求以科学的方法和识别工具，全面审视跨国收购中的上述专利及其产品和方法IP保护问题，从而获得系统的、全面的、理性的海外专利IP风险识别，为准确的专利IP风险评估提供一个必要的前提。

 

　　在中国A电信公司收购美国B软件公司通信专利技术案例中，中方公司的商业目标是收购美方公司在中国的专利技术，进而在这些专利的基础上在中国开发新产品。在谈判过程中，美方公司提供了声称含有几百件“专利”的资产清单。对此，需要中方公司专业人员围绕该清单所列“专利”的资产状况、资产属性和相关责任进行审查。具体做法，建议参照前述八类专利风险因素设计一个风险识别框架，以系统识别方法逐一审查。